Исчерпание права на товарный знак: споры на маркетплейсах

Реализация товаров через крупные маркетплейсы (OZON, Wildberries и др.) стала одним из основных каналов сбыта для многих изготовителей, а также дистрибьюторов.

В связи с этим увеличилось и количество споров, связанных с незаконным использованием товарных знаков на маркетплейсах. Товарный знак – зарегистрированное обозначение, индивидуализирующее товары, которое указывается в карточке, описания товара на маркетплейсе.

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

Изготовители нередко направляют претензии различным продавцам на маркетплейсах, которые реализуют их же товары, забывая о принципе исчерпания исключительного права на товарный знак.

Согласно данному принципу, правообладатель товарного знака не может использовать свое право дважды, в связи с чем, использование товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия иными лицами, не нарушает исключительное право на товарный знак.

В таких случаях лицу, получившему товар на законных основаниях, не нужно согласие правообладателя или заключение с ним лицензионного договора на использование товарного знака для последующей реализации данного товара с использованием соответствующего товарного знака.

Указанный вывод в очередной раз был подтвержден судебной практикой, например, в деле № А41-41760/2022, где на площадке OZON продавец реализовывал товар, ранее приобретенный им у правообладателя товарного знака.

Однако совсем иной будет ситуация, если товарный знак будет использоваться, например, для распространения контрафактной продукции. В этом случае нарушение на лицо (товар не вводился в оборот правообладателем), как и основания для привлечения к ответственности в виде выплаты компенсации или возмещения убытков.

Основные мотивы принятия решения из Постановления СИП от 14.04.2023 г. по делу № А41-41760/2022:

1. Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

2. Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

3. Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия. Судом установлено, что спорная продукция вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия правообладателя.

Так, продукцию ответчик приобретал исключительно в магазинах истца, с целью дальнейшей перепродажи на интернет-площадках. Факты покупок подтверждаются копиями заказов в интернет-магазине на официальном сайте истца, копиями чеков и банковских ордеров.

В связи с чем, в данном случае применению подлежит норма статьи 1487 ГК РФ, освобождающая от ответственности за нарушение прав на товарные знаки.

Товарный знак