Иностранное название товара как товарный знак

Кейс по использованию иностранного названия товара в качестве товарного знака

Не секрет, что многие новинки приходят к нам с Запада, это касается многих сфер, в первую очередь сферы ИТ. Компьютер, сканер, принтер, монитор, сайт, файл – эти и многие другие названия товаров были нами заимствованы из других стран.

Одним из главных критериев, на который ориентируются предприниматели, выбирая название для своего товара, является простота его запоминания покупателем. Гражданское законодательство запрещает регистрацию знаков, которые просто называют товар, по отношению к которому они используются (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), однако бизнес нашёл лазейку.

Так, некоторые компании решили не утруждать себя придумыванием нового бренда, а просто использовали иностранные названия товаров, с чем и заявились на регистрацию в Роспатент.

Но имеют ли такие названия право носить статус товарных знаков? И насколько сильна охрана таких обозначений?

Готовое решение для вашего бизнеса

Регистрация товарного знака

Оформление прав на торговую марку в России и за рубежом

Ознакомиться с решением

К сожалению, единообразной практики по данному вопросу не сложилось. Как Роспатент, так и суды, ссылаясь на то, что каждый случай регистрации рассматривается индивидуально, выносят прямо противоположные решения в отношении таких иностранных видовых названий. Однако общую тенденцию все же можно проследить, итак, все сводится к доказыванию известности такого названия российским потребителям.

Если название повсеместно широко используется в российской специализированной литературе, словарях, упоминается в ГОСТ, общероссийском классификаторе продукции, то шансам на регистрацию такого обозначения не позавидуешь. Однако если эксперт, отказывая в регистрации, сослался на малочисленные сведения из сети Интернет, или более того на информацию из форумов, блогов и прочих соцсетей, где высказываются частные мнения, то у вас есть шансы получить регистрацию.

В качестве примера использования иностранных названий товаров предлагаем обратится к обширной практике в кондитерской сфере, которая благодаря многочисленным шоу, сайтам и кулинарным блогам приобрела особую популярность в последнее время и просто пестрит заимствованиями (макарон, капкейк, тарт и пр.).

Так, в одном из недавних дел № СИП-691/2018 суд встал на сторону заявителя, указав, что редкие упоминания слова «кейкпопс» в сети Интернет и в определенном контексте не доказывают восприятие обозначения в качестве видового, его известность и использование в этом значении российским потребителем. В связи с чем, нельзя утверждать и того, что обозначение является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении иных товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к пирожным, тортам и пр. кондитерским изделиям.

Последнее, однако, неоднозначно. Если само название «кейкпопс» только начало набирать известность в РФ, то слово «кейк» (от англ. «cake»), входящее в спорное обозначение и широко употребляемое среди пищевых продуктов 30 класса МКТУ как российскими потребителями, так и изготовителями может смутить потребителя, который узнав его, например, на упаковке макарон, может решить, что они сделаны из специального сладкого теста и используются для приготовления каких-либо видов десертов; или, например, использование данного названия на пачке чая может создать впечатление, что в него добавлен ароматизатор со вкусом кондитерских изделий или более того, что это кондитерское изделие с добавлением чая в качестве ингредиента.

Сходная ситуация наблюдается и в ИТ-индустрии, и в других отраслях.

В целом, как мы видим, регистрация в качестве товарных знаков подобных иностранных обозначений возможна. Однако каковы перспективы существования такого знака? В связи с процессами глобализациями, превращение подобных обозначений в видовые в РФ в подавляющем большинстве случаев лишь вопрос времени. Что произойдет со знаком в этом случае? Вероятно, досрочное прекращение правовой охраны по пп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ. Каковы последствия для правообладателя? Потеря товарного знака, необходимость создания и продвижения нового бренда, что потребует больших вложений.

Таким образом, при выборе названия рекомендуем все же использовать фантазийные обозначения, которые не будут вводить потребителя в заблуждения, и держать правообладателя в постоянном страхе возможного досрочного прекращения действия товарного знака.

Основные выводы из Постановления СИП от 11.10.2018 г. по делу N СИП-691/2018:

1. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в т.ч. указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

2. Спорное обозначение не упоминается в ГОСТ, отсутствует оно и в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст.

Обозначением, указывающим на вид товара, его простым наименованием применительно к рассматриваемому случаю могло бы являться обозначение «пирожное» либо «пирожное на палочке» и именно оно не могло бы быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Обозначение «кейкпопс» само по себе не является видом товара, более того, не идентифицируется применительно к какому-либо товару без указания в той или иной форме на конкретный вид такого товара - пирожное.

3. Оценка обозначения на соответствие требованиям пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: (1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания? (2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

4. Восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию России, средним потребителем в целях определения описательности обозначения является потребитель в РФ.

5. Недостаточными являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; скудные сведения, на основании которых невозможно установить действительное наличие ассоциаций среднего российского потребителя; сведения, полученные из интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения.

Информация с онлайн-сервиса свободного наполнения «Википедия» не считается подтверждающей изложенные в ней обстоятельства, поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована каждым желающим, в связи с чем не является объективной.

6. В материалах дела отсутствуют распечатки с сайтов, ссылки на которые содержатся в оспариваемом решении, что не позволяет установить дату размещения информации (т.е. «до» или «после» подачи заявки на регистрацию спорного обозначения). Однако в приведенных статьях слово «кейкпопс» употребляется в контексте обсуждения либо предложения к продаже кулинарных изделий, в некоторых источниках также сопровождается иллюстрацией пирожного на палочке, в связи с чем именно из этого контекста видно, что речь идет о пирожных. Но наличие у среднего российского потребителя ассоциативной связи между обозначением «Кейкпопс» и товаром (пирожным на палочке) приведенные в решении Роспатента источники не доказывают.

Товарный знак